Як правовласнику оформити права інтелектуальної власності на програмні продукти за законодавством України? Які дії слід ужити для отримання прав на програмне забезпечення від розробника? Як отримати весь комплекс прав для подальшого використання у бізнесі, залучення інвестицій та розвитку програмного продукту? Чи доцільно оформлювати назву продукту у якості бренду? Чи є різниця в оформленні прав на юридичну та фізичну особу? Всі поставлені питання розглянуті у статті юристів Legal Support, відповіді сформульовані виходячи з чинних в Україні законодавчих правил.

Інтелектуальна власність неоднорідна і, з огляду на різноманіття об’єктів права інтелектуальної власності, має різні форми втілення – від фотографій до проектів конструкції БПЛА та штучних супутників. Сьогодні ми вестимо мову лише про один вид об’єктів права інтелектуальної власності – про програмне забезпечення (програмні продукти). Дотичним до програмного забезпечення є візуальні твори (дизайнерські рішення), які зазвичай є невід’ємними, хоча і самостійними, елементами готових програмних продуктів.

Програмний продукт є комплексним об’єктом права інтелектуальної власності. Так, в додаток до таких його складових, як власне програмне забезпечення (програмний код), користувацького інтерфейсу (візуальні графічні зображення, авторське оформлення), можуть бути і інші елементи, наприклад назва або логотип програмного продукту, оформлені як торгова марка. За законодавством України торгова марка правильно іменується знаком для товарів і послуг.

В теорії ж, всі об’єкти права інтелектуальної власності можна умовно розділити за групами: “промислова” інтелектуальна власність (винаходи, торгові марки, промислові зразки);  об’єкти авторского права (комп’ютерні програми, веб-дизайн, бази даних, музикальні, літературні та інші твори); об’єкти суміжних прав (“телепередачі”, фонограми, авторське виконання музикальних та інших творів).

Як оформити права інтелектуальної власності?

Навіщо оформлювати передачу прав інтелектуальної власності на програмний продукт? Така вимога закону. Без її дотримання замовнику розробки програмного продукту, в інтересах якого та для якого цей продукт створюється, не стати його правовласником. Без юридичного отримання і закріплення статусу правовласника, замовник розробки не зможе законно розпоряджатись і використовувати програмний продукт, монетизувати його та заробляти на ньому. Тим більше неможливо буде перепродати створене програмне забезпечення або залучити інвестиції для його розвитку.

За відсутності належного оформлення прав інтелектуальної власності, замовник розробки не отримує ніяких гарантій і захисту від порушень третіх осіб та навіть претензій самого розробника (автора) програмного продукту, який написав програмний код. Тільки належне і правильне оформлення прав інтелектуальної власності дозволяє: продати та/або передати майнові права; оформити права на компанію, у т.ч. передати як внесок у статутний капітал; залучити інвестиції для розвитку програмного продукту та надати інвесторам підтвердження права власності на нього. Правильно отримані виключні майнові права інтелектуальної власності дозволяють розпоряджатись програмним продуктом практично у будь-який спосіб.

У чому ж різниця між майновими правами інтелектуальної власності та особистими немайновими правами автора (розробника)? Майнові права інтелектуальної власності надають правовласнику можливість заробляти на програмному продукті, фактично продавати його (повністю або частково), отримувати роялті, використовувати як частину інших комерційних продуктів, рекламувати, просувати та розпоряджатися на власний розсуд.

А що ж передбачають особисті немайнові права інтелектуальної власності? Особисті немайнові права автора (авторів) програмного продукту полягають у праві розробника заявляти про свій вклад у створення програмного продукту, свою причетність до цього процесу. Це також право автора перешкоджати посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі або репутації автора. Особисті права не можна передати або продати. Власне тому вони і іменуються “особистими немайновими”.

З точки зору інтересів замовника розробки програмного продукту ще важливіше правильне розуміння різниці між виключними і невиключними майновими правами. Виключні майнові права інтелектуальної власності або, інакше кажучи, виключна ліцензія – це фактична можливість (дозвіл) розпоряджатися програмним продуктом у спосіб описаний вище та у будь-який інший спосіб не заборонений законом. Невиключні майнові права інтелектуальної власності або невиключна ліцензія – це обмежений дозвіл від правовласника, який має виключні майнові права, на використання його програмного продукту лише у певний спосіб, протягом певного строку та на певній території.

Таким чином, невиключні майнові права (невиключна ліцензія) завжди обмежені. Замовнику розробки програмного продукту або інвестору, який придбає вже створений програмний продукт, слід наполягати на отриманні виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Стаття 427 ЦК України “Передання майнових прав інтелектуальної власності” вказує на можливість передати права інтелектуальної власності за договором. Ця ж норма кодексу передбачає, що договір визначає умови передання прав інтелектуальної власності. Стаття 1107 ЦК України містить перелік договорів, на підставі яких відбувається розпоряджання правами інтелектуальної власності. До таких договорів належать:

• ліцензійний договір та ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
• договір про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
• договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
• інші угоди щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Як передати (отримати) майнові права інтелектуальної власності? Для цього використовується письмовий договір з відповідним положеннями. Про види таких договорів йдеться у процитованій статті 1107 ЦК України. Варіанти договірного оформлення створення програмного продукту і передачі майнових прав розглянемо нижче.

Три істотні умови при отриманні (передачі) прав інтелектуальної власності на програмний продукт: строк, територія дії та обсяг прав інтелектуальної власності.

Чи є різниця в оформленні прав інтелектуальної власності на компанію (юридичну особу) та фізичну особу? Різниця існує, особливо коли така фізична або юридична особа (її персонал) безпосередньо створює програмний продукт. Тоді, незважаючи на однакові механізми оформлення прав, нюанси відрізнятимуться. Так, у випадку з компанією і найманими працівниками матиме місце факт створення службового твору. Для закріплення майнових прав інтелектуальної власності саме за компанією, як юридичною особою, важливо правильно оформити відносини з найманими працівниками.

У той же час, якщо фізична або юридична особа виступає не безпосереднім розробником (автором), а замовником створення програмного продукту, то механізм отримання і закріплення прав інтелектуальної власності буде практично однаковий. У першу чергу, це договір, акт і технічне завдання, які у сукупності оформлюють і процес розробки програмного продукту, і передачі прав інтелектуальної власності на нього. Про договір та інші інструменти оформлення прав інтелектуальної власності нижче.

Отримання і оформлення прав на програмний продукт, який створюється.

Договір між замовником (правовласником) і розробником – головний і ключовий елемент належного отримання, оформлення і захисту прав інтелектуальної власності на програмний продукт. Договір однаково просто укладається і з розробником фізичною особою, і з розробником підприємцем, і з юридичною особою. Звісно, є нюанси в залежності від статусу розробника, втім вони не принципові. Практичну сторону оформлення процесу створення програмного продукту і передачі прав інтелектуальної власності на підставі договору можна побачити на прикладі розробки мобільного додатку.

А якщо розробник і є кінцевим правовласником? Чи не укладати договір про створення програмного продукту і передачу майнових прав з самим собою? Авжеж ні! Хоча, якщо основний розробник залучав працю інших осіб, то є сенс укласти з ними договори на відповідні обсяги робіт та щодо елементів, які є самостійними об’єктами права інтелектуальної власності. Наприклад, договір із дизайнером UI. Щодо програмного продукту в цілому – автору розробнику доцільно використати механізм реєстрації. Реєстрацією програмного продукту, як об’єкта авторського права, можуть скористатися безпосередній автор розробник або компанія, працівники якої створили програмний продукт у рамках виконання трудових обов’язків. Реєстрація не є обов’язковим кроком, але за відсутності можливості укласти договір, є одним із способів оформлення і закріплення прав інтелектуальної власності.

Який договір укладати з розробником, який є найманим працівником за трудовим договором (не підприємцем)? Чи достатньо трудового договору для отримання від розробника прав на програмний продукт? Чи необхідно для передачі прав інтелектуальної власності на програмний продукт додатково укладати авторський договір? Врешті-решт, як правильно оформити передачу майнових прав від найманого працівника? Перший варіант – прописати окремий розділ із юридичними застереженнями про перехід прав інтелектуальної власності у трудовому договорі. Другий варіант – укласти додатковий авторський договір, який за змістом буде схожий на договір про розробку і передачу майнових прав, але матиме тісний зв’язок із трудовим договором і фактом виконання розробником обов’язків найманого працівника.

А якщо програмний продукт створюється ФОПами підрядниками, а не найманими працівниками? Це – один із найзручніших варіантів для замовника і кінцевого правовласника програмного продукту. У роботі з підрядниками використовується договір названий на самому початку – Договір про створення на замовлення програмного забезпечення з правильно складеними положеннями про передачу прав інтелектуальної власності. Як оформити у такому разі права інтелектуальної власності на компанію замовника (юридичну особу)? Аналогічно, використовуючи названий вище договір. Якщо програмний продукт у процесі розробки, все так само, як і з замовником фізичною особою. А от якщо продукт вже створений, використовується ліцензійний договір або ж права інтелектуальної власності на програмний продукт передаються у якості внеску до статутного капіталу юридичної особи.

В усіх розглянутих випадках, для правильного оформлення і процесу розробки, і передачі прав інтелектуальної власності важливе значення відіграє коректне оформлення і змістовне наповнення технічного завдання. Дізнайтеся більше про юридичне оформлення технічного завдання з нашої безкоштовної консультації – Оформлення технічного завдання до договорів розробки сайтів і програм.

Отримання права інтелектуальної власності на вже створені програмні продукти.

Передача прав інтелектуальної власності на вже створений програмний продукт відрізняється від описанного вище порядку дій з огляду на наступні факти:

• немає необхідності оформлювати процес розробки програмного продукту, оскільки це вже мало бути зроблено;
• програмний продукт вже створений і є особа, яка володіє виключними майновими правами на створений програмний продукт (якщо тільки після розробки програмного продукту не відбулося його поширення на умовах окремих open source ліцензій);
• автор або інший правовласник (якщо продукт створено на замовлення та/або майнові права передано/отримано на підставі договору) має право передати майнові права інтелектуальної власності іншій особі.

Отримати виключні або невиключні майнові права на вже створений програмний продукт можна на підставі ліцензійного договору. Договір укладається з тією особою, яка володіє виключними майновими правами на програмний продукт, тобто з нинішнім правовласником (з ліцензіаром). При цьому, необхідно переконатися, що особа, яка має намір передати Вам права інтелектуальної власності, дійсно володіє ними, є автором та/або належним правовласником програмного продукту.

Чи обов’язково оформлювати назву та логотип програмного продукту у якості торгової марки?

Не обов’язково, але реєстрація назви та/або логотипу програмного продукту у якості торгової марки зайвою не буде. Що надає торгова марка? Які переваги реєстрації назви (логотипу) у якості торгової марки? Зареєстрований знак для товарів та послуг (торгова марка) надає:

• додатковий юридичний захист програмного продукту, що вже асоціюється з певною назвою або графічним позначенням, у тому числі захист від так званих “патентних тролів”;
• самостійний і ефективний правовий захист назви, символіки або логотипу програмного продукту, як окремого об’єкту – торгової марки (торгового знаку);
• додаткові можливості при комерційному просуванні програмного продукту (серії пов’язаних програмних продуктів і сервісів);
• можливість надавати невиключні ліцензії як на програмний продукт так і на його комерційне найменування, як окремо так і разом (корисно при укладенні договору франчайзингу);
• можливість надавати супутні послуги, поширювати супутні продукти з використанням зареєстрованого комерційного найменування;
• торгова марка (комерційне найменування) додає програмному продукту інвестиційної привабливості.

При всіх перелічених перевагах, слід визнати, що торгова марка безпосередньо не захищає сам програмний продукт. Зареєстрована торгова марка не замінює належне оформлення прав інтелектуальної власності на програмний продукт, наприклад, за договором. Натомість, торгова марка виконує допоміжну роль.

Чи є можливість захистити логотип програмного продукту до реєстрації торгової марки? Як підтвердити факт наявності прав інтелектуальної власності на логотип (графічне позначення) програмного продукту? Така можливість існує. Для цього достатньо оформити договором процес створення логотипу і отримати за ним виключні майнові права на логотип, як на візуальний твір (графічне зображення). Договір укладається з веб-студією або дизайнером автором логотипу.

Отримані за договором і оформлені права інтелектуальної власності на програмний продукт – привабливий об’єкт для інвестицій.

Наявність укладеного, підписаного і правильно оформленого договору з вичерпними положеннями про перехід прав інтелектуальної власності надає інвесторам можливість пересвідчитись у:

• наявності прав інтелектуальної власності на програмний продукт у особи, яка його продає або залучає інвестиції;
• реальності програмного продукту і належному оформленні процесу його розробки;
• відповідності задекларованих можливостей і функцій програмного продукту;
• компетентності розробника (розробників), який (які) створювали програмний продукт;
• гарантіях з боку розробника і захисті від претензій третіх осіб;
• можливості подальшої передачі прав на програмний продукт, подальшого його продажу.

Як захистити права інтелектуальної власності на програмний продукт та попередити порушення?

Неврегульованість усіх істотних питань у договорі про розробку програмного продукту або у ліцензійному договорі (якщо програмний продукт вже створений) призводить до суперечок і неналежного виконання обов’язків, до порушення прав та інтересів сторін. Яскравий приклад – суперечка між ТОВ “ФІНІК.ПРО”, розробниками сервісу “ОК Альфа”, та АТ “АЛЬФА-БАНК”.

Нагадаємо про цей неоднозначний конфлікт, який сам по собі потребує детального аналізу. Розробники “ОК Альфа” вважають, що замовник розробки програмного продукту (АТ “АЛЬФА-БАНК”) не у повній мірі розрахувався за виконані роботи з розробки програмного забезпечення та передачу майнових прав. Відповідно, на думку розробників, АТ “АЛЬФА-БАНК” не є правовласником та не отримав права інтелектуальної власності на створений програмний продукт.

Таким чином, у відносинах між розробником і замовником постало вже 2 спірних питання. Одне щодо порядку розрахунку за проведені роботи і майнові права інтелектуальної власності на програмний продукт, а також визнання / невизнання заявленого розробником боргу з оплати. Друге щодо правомірності фактичного використання створеного програмного продукту з боку АТ “АЛЬФА-БАНК”. На теперішній час конфлікт вирішується у судовому порядку, а це завжди зайві матеріальні витрати для обох сторін спору, не рахуючи часу і репутації.

Як попереджати конфлікти і суперечки подібні до ситуації з “ОК Альфа”? Правильно оформлена передача прав інтелектуальної власності на програмний продукт – головний інструмент захисту від порушень та, одночасно, спосіб їх попередження. По-перше, належне і вичерпне оформлення відносин між розробником і правовласником – завжди в інтересах обох сторін. По-друге, саме на договір можна посилатися у претензіях до порушників.

Як правовласнику швидко протидіяти відвертим порушенням, фактам незаконного поширення і використання програмного продукту?

Боротися з відвертим нахабним порушенням слід у претензійній площині. Окрім підготовки і направлення класичної досудової претензії, яка до того ж може містити вимогу про відшкодування завданої шкоди і сплату компенсації, є і більш оперативні юридичні інструменти. Мова йде про можливості DMCA (Digital Millennium Copyright Act) та механізму Takedown Notice, а також їх аналогів за українським законодавством (претензія у порядку статті 52-1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”). Про підготовку класичної претензії та механізм реалізації Takedown Notice за Законом України “Про авторське право і суміжні права” йдеться у публікації Що робити з порушниками авторських прав?

Ми з Вами розібралися з практичними питаннями оформлення, отримання і захисту прав інтелектуальної власності на програмні продукти. Наостанок, короткий анонс наступної публікацій. Планується розглянути питання обмежень, у тому числі на передачу прав інтелектуальної власності, що випливають з положень “вільних” публічних ліцензій. Ви отримаєте відповідь на питання – які публічні ліцензії та напрацювання, що поширюються на умовах цих ліцензій, придатні для комерційного застосування, а які ні. Матеріал буде подано у практичному ключі, з рекомендаціями однаково корисними і для розробників, і для кінцевих правовласників.

юрист Євгеній Мовчун